SPRZECIW WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
Niedawno opublikowaliśmy artykuł dotyczący zgłoszenia sprzeciwu do rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Chociaż ta procedura jest podobna do procedury przez Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, to jednak EUIPO rządzi się również własnymi prawami. Jak zatem wygląda postępowanie sprzeciwowe przed tym urzędem? Jak ocenić, czy nasz znak jest podobny do znaku przeciwnika i jak finalnie uzyskać ochronę znaku towarowego na terenie UE (lub zablokować uzyskanie prawa do znaku towarowego przez zgłaszającego)?
ZNAK TOWAROWY W POLSCE A W UE
Jeśli mamy zarejestrowany znak towarowy w Polsce to pamiętajmy, że jego ochrona może skutecznie uniemożliwić zgłoszenie późniejszego znaku towarowego w EUIPO. Dlaczego? Złożenie wniosku do tego urzędu jest równoznaczne z wniesieniem o udzielenie ochrony prawnej na terenie całej UE, a co za tym również w Polsce. Jeśli zatem jesteśmy właścicielami wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego tylko w naszym kraju (lub w innym urzędzie krajowym) to przysługuje nam takie samo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec znaku towarowego, jak w przypadku, gdyby nasz znak był zarejestrowany w całej UE.
JAK ZGŁOSIĆ SPRZECIW, TERMIN NA WNIESIENIE SPRZECIWU
Podobnie jak w Polsce, oponent ma 3 miesiące na wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego od momentu publikacji zgłoszenia spornego znaku w Biuletynie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Urząd co do zasady nie informuje o zgłoszeniach podobnych znaków towarowych na terenie UE, zatem sami powinniśmy co kilka miesięcy sprawdzać rejestry w poszukiwaniu podobnych zgłoszeń, bądź powierzyć taką usługę doświadczonemu prawnikowi lub rzecznikowi patentowemu. Jeśli jednak posiadamy konto w portalu Urzędu, istnieje możliwość włączenia powiadomień o dokonanych zgłoszeniach podobnych znaków . Po upłynięciu terminu nie mamy już możliwości wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego.
Pamiętajmy, że sprzeciw można złożyć co do całości, jak i w części, jeśli tylko część towarów i usług jest identyczna lub podobna. Wtedy decyzja wydawana przez Urząd dotyczyć będzie tylko wskazanych przez przeciwnika klas towarowych/usługowych.
Zgłaszający, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania, głównego miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa handlowego w EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym), mają obowiązek powołać pełnomocnika, który będzie reprezentował ich przed Urzędem. Musi być to zawodowy pełnomocnik wpisany na listę Urzędu.
Jeśli zatem masz miejsce zamieszkania lub siedziby np. w Polsce czy innym kraju EOG, to sprzeciw możesz wnieść samodzielnie. Należy tutaj również zwrócić uwagę, że wydział sprzeciwów posługuje się pięcioma językami (tj. angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim). Sprzeciw można zatem wnieść wyłącznie w jednym z tych języków, ale musi to być także jeden z dwóch języków wybranych przez zgłaszającego wskazanych przy publikacji zgłoszenia w Biuletynie ZTUE. Jeśli zatem zgłaszający podał język niemiecki i włoski, a nie posługujesz się żadnym z nich, to przy przygotowaniu sprzeciwu będziesz musiał skorzystać z pomocy tłumacza.
PODSTAWY PRAWNE SPRZECIWU WOBEC REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO
Sprzeciw może wnieść m.in. podmiot uprawniony ze znaku towarowego UE bądź zarejestrowanego w jakimkolwiek kraju członkowskim Unii. Powinien opierać się oczywiście na uzasadnionych podstawach. Przedmiotem sprzeciwu jest przede wszystkim podobieństwo obu znaków i tak zarówno pod względem ich grafiki, słów czy brzmienia fonetycznego jak i oznaczenia towarów i usług (powinny być identyczne lub podobne) jakie znak towarowy ma chronić, sposób dystrybucji towarów i usług itp. Podobieństwo znaków jest kwestią złożoną, dlatego przed wniesieniem sprzeciwu warto skonsultować tę kwestię z doświadczonym przy tego typu sprawach prawnikiem.
Również w przypadku sprzeciwu zgłaszanego do EUIPO należy brać pod uwagę faktyczne używanie zarejestrowanego znaku towarowego, które powinno nastąpić w ciągu 5 lat od jego rejestracji. Zgłaszający ma bowiem prawo żądać dowodu używania znaku towarowego, więc warto mieć to na uwadze.
Jak wskazaliśmy wyżej, sprzeciw można wnieść w terminie 3 miesięcy od momentu opublikowania zgłoszenia spornego znaku towarowego w Biuletynie Znaków Towarowych UE. Co istotne, jeśli mamy wiedzę o zgłoszeniu znaku towarowego, który jeszcze nie został opublikowany, to sprzeciw można złożyć na piśmie bądź za pomocą formularza online pod warunkiem zapłaty opłaty urzędowej, która wynosi aktualnie 320 EUR. Po tym czasie tracimy prawo do wniesienia sprzeciwu.
POSTĘPOWANIE SPRZECIWOWE – ETAP UGODOWY
Po ustaleniu przez Urząd, że sprzeciw spełnia przesłanki formalne, zgłaszający jest informowany o złożeniu sprzeciwu. Urząd ustala termin 2 miesięcy na tzw. etap ugodowy, gdzie strony mają możliwość podjęcia negocjacji i załatwienia sprawy polubownie. Jeśli strony rzeczywiście zawrą ugodę, wtedy żadna z nich nie zostanie obciążona kosztami postępowania. Jeżeli z kolei zawarta ugoda polegać będzie na zawężeniu wykazu towarów i usług (klasyfikacja nicejska) objętych znakiem towarowym UE poprzez wyłączenie tych, których dotyczy sprzeciw bądź jeśli ugoda polegać będzie na wycofaniu zgłoszenia znaku towarowego UE, EUIPO zwraca stronie wnoszącej sprzeciw uiszczoną opłatę. W przeciwnym wypadku zastosowanie znajdą ogólne zasady, czyli koszty postępowania zwraca strona przegrana.
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SPRZECIWU
Po zakończonym etapie ugodowym, gdy strony nie dojdą do porozumienia, przeciwnik dostarcza twierdzenia i dowody na poparcie swojego sprzeciwu. Następnie EUIPO przesyła dokumenty do zgłaszającego i wskazuje mu termin na dostarczenie odpowiedzi na sprzeciw. Po tym czasie Urząd wydaje decyzje, od której każda ze stron może odwołać się do wyższej instancji. Sprzeciw zostanie oddalony w przypadku braku podstaw, co skutkować będzie dalszym procedowaniem nad zgłoszeniem lub Urząd może uznać sprzeciw za uzasadniony i wydać decyzję odmawiająca udzielenia prawa ochronnego zgłoszonemu znakowi towarowemu. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu w części, znak towarowy może zostać zarejestrowany co do tej części towarów i usług, których sprzeciw nie dotyczył. Dlatego tak ważne jest określanie w zgłoszeniu tylko tych klas towarowych/usługowych, które nas interesują. Im więcej zgłoszonych klas, tym większe ryzyko wniesienia sprzeciwu przez podmiot trzeci.
Jeśli jesteś zainteresowany wniesieniem sprzeciwu do rejestracji znaku towarowego bądź osoba trzecia wniosła sprzeciw przeciwko Twojemu znaku towarowemu, to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią pod adresem: office@lawboxfirm.com
r.pr. Ewelina Jasion
Przeczytaj także:
Klasyfikacja nicejska a rejestracja znaku towarowego
Symbol TM, SM a znaczek ® i © , czyli o symbolach znaków towarowych
Wyczerpanie prawa do znaku towarowego
