Sprzedaż znaku towarowego
Jeśli jesteś właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego lub interesuje Cię nabycie takiego znaku od innej osoby, to dobrze trafiłeś. Jesteśmy kancelarią z bogatym doświadczeniem w rejestracji znaków towarowych na całym świecie jak i innych procedurach związanych ze znakami towarowymi.
Jedną z nich jest możliwość zbycia prawa ochronnego na znak towarowy nazywane potocznie: sprzedażą znaku towarowego. Jakie elementy powinny znaleźć się w takiej umowie i jak zmienić osobę właściciela znaku ujawnioną w rejestrze Urzędu Patentowego?
Umowa sprzedaży znaku towarowego
Zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP wiąże się z uzyskaniem prawa ochronnego na ten znak. O tym, jakie prawa i możliwości wynikają z udzielenia takiej ochrony pisaliśmy szerzej tutaj. Jeśli jednak nasz znak uzyskał już rozpoznawalność i renomę, a np. jako przedsiębiorca nie chcemy dłużej prowadzić działalności w tym zakresie to warto rozważyć sprzedaż tego prawa innemu podmiotowi.Zgodnie z art. 162 ustawy prawo własności przemysłowej prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Co więcej, zastosowanie znajdą również przepisy Kodeksu Cywilnego, a przejście prawa do takiego znaku towarowego może nastąpić wraz z przedsiębiorstwem, jego częścią lub samodzielnie. Sama umowa zbycia tego prawa może być zawarta w formie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny czy nawet na podstawie umowy o wniesienie aportu do spółki. Ustawa wymaga, jednak, aby taka umowa była zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
W umowie pomiędzy dwoma stronami powinien znaleźć się przede wszystkim skonkretyzowany opis znaku towarowego (i/lub jego przedstawienie graficzne) oraz dokładny opis prawa ochronnego tj. numer prawa w rejestrze (zawsze zaczyna się od Z.(ciąg liczb)), data zgłoszenia znaku towarowego, data uzyskania ochrony oraz wykaz towarów i usług klasyfikacji nicejskiej, jaki ma zostać zbyty. Przepisy dają bowiem możliwość zbycia tylko części wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług. Z chwilą częściowego przeniesienia prawo ochronne przysługujące zbywcy staje się niezależne od prawa, do jakiego zostanie uprawniony nabywca.
W przypadku znaków graficznych czy słowno-graficznych sprzedający powinien przenieść na kupującego również nośniki z przedstawieniem znaku w formacie np. .jpg lub .png (wysokiej rozdzielczości). Takie nośniki mogą stanowić załącznik do całej umowy.
Bardzo ważne w przypadku znaków graficznych czy słowno-graficznych jest uregulowanie w umowie również przeniesienie autorskich praw majątkowych do znaku towarowego. Jeśli jesteśmy stroną kupującą to poprośmy sprzedającego o informację i dokumenty potwierdzające, kto stworzył przedstawienie graficzne znaku i jeśli była to osoba trzecia (np. grafik) to poprośmy o wgląd do umowy, jaką zbywający swój znak towarowy zawarł z grafikiem. Powinny się w niej znaleźć zapisy dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich do stworzonego przez tę osobę znaku na właściciela znaku. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że przenosząc te prawa majątkowe autorskie na nas, zbywający w ogóle je posiada.
Przed przystąpieniem do negocjacji powinniśmy sprawdzić w rejestrze status znaku, czy przeciwko zbywającemu nie toczy się żadne postępowanie o unieważnienie znaku, a nawet jeśli nie jest ono ujawnione to powinniśmy zadbać, aby w umowie znalazły się oświadczenie dotyczące braku takich postępowań czy jakichkolwiek roszczeń innych osób przeciwko właścicielowi z tytułu uzyskanego prawa, jak również postępowań egzekucyjnych. Pamiętać należy również, że jeśli znak towarowy jest znakiem wspólnym (kilku współuprawnionych) to do skuteczności zawarcia takiego kontraktu wymagana jest zgoda wszystkich współuprawnionych.
Wpis zmiany uprawnionego z prawa do znaku towarowego do rejestru
Ujawnienie zmiany podmiotu uprawnionego ze znaku towarowego w rejestrze znaków towarowych jest o tyle istotne, że staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu do rejestru znaków towarowych. Przepisy wymagają zatem złoże nie do Urzędu Patentowego odpowiedniego wniosku.
Wniosek o taką zmianę podlega opłacie w kwocie 70 zł (+ 17 zł opłaty skarbowej, jeśli będziemy działali przez pełnomocnika), a także oprócz podstawowym danych należy załączyć do wniosku dokumenty stanowiące podstawę zmiany, czyli umowę w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonych każdostronnie za zgodność z oryginałem.
W przypadku, kiedy prawo ochronne na jeden znak towarowy ma być przetransferowane na kilka osób, do skuteczności takiego wpisu wymagane będzie załączenie do wniosku również regulamin znaku.
Sprzedaż zarejestrowanego znaku towarowego a obowiązek podatkowy
Zbycie zarejestrowanego znaku towarowego może implikować różne konsekwencje podatkowe. W zależności od tego czy znak towarowy zbywany jest przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub w działalności gospodarczej, różne są konsekwencje w podatku dochodowym, w podatku VAT oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych.
Przyjrzyjmy się konsekwencjom jakie dotyczą VAT, jeżeli zbycie znaku towarowego następuję w działalności gospodarczej.
Czynnością opodatkowaną w tym przypadku jest zarówno odpłatna dostawa towarów, jak i odpłatne świadczenie usług. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 u.p.t.u. przez dostawę towarów rozumie się transfer prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami zaś, zgodnie z art. 2 pkt 6 u.p.t.u. są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
- przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
- zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
- świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
W przypadku zbycia znaku towarowego dochodzi do transferu praw do wartości niematerialnych i prawnych. Ma tu miejsce sytuacja, gdzie dotychczasowy właściciel przenosi na nabywcę prawo do tych wartości za wynagrodzeniem. Zatem, jeżeli tylko prawo będzie zbywane za wynagrodzeniem, wystąpi tu czynność opodatkowana VAT. Każdy przypadek należy jednak przeanalizować indywidualnie.
Jeśli potrzebują Państwo pomocy w stworzeniu umowy zbycia znaku, złożeniem wniosku o zmianę w rejestrze czy w kwestiach jego księgowania to prosimy o kontakt z naszą kancelarią na adres: office@lawboxfirm.com
r.pr. Ewelina Jasion
we współpracy z doradcą podatkowym – Mateuszem Lewickim
Przeczytaj także:
Wyczerpanie prawa do znaku towarowego
