SPRZECIW WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO W URZĘDZIE PATENTOWYM RP
Na naszym blogu na bieżąco publikujemy wpisy m.in. z zakresu tematyki uzyskania ochrony znaków towarowych w Polsce i za granicą. W niniejszym artykule skupimy się na kwestii sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku w Polsce, który w praktyce pojawia się raz na kilka zgłoszeń dokonanych w Urzędzie. Kwestia jest o tyle ważna, że uzasadniony sprzeciw może uniemożliwić uzyskanie ochrony naszego znaku towarowego. Skupimy się zatem na zagadnieniu samego sprzeciwu, kto może wnieść sprzeciw i jakie argumenty mogą przedstawić obie strony postępowania sprzeciwowego w celu obrony swoich praw.
CZYM JEST SPRZECIW I KTO MOŻE WNIEŚĆ SPRZECIW
Złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego zawsze wiąże się z ryzykiem wniesienia sprzeciwu wobec tej rejestracji. Podmioty, które uważają, że ich zarejestrowany już znak towarowy jest identyczny lub podobny do zawnioskowanego znaku mają prawo do wniesienia sprzeciw do takiej rejestracji. Sprzeciw jest niczym innym jak pisemnym zastrzeżeniem do wniosku o udzielenie ochrony danego znaku towarowego, mającym na celu powstrzymać proces rejestracji znaku i w konsekwencji zapobiec udzieleniu prawa ochronnego na taki znak towarowy. Swój sprzeciw może wnieść pomiot uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego, podmiot uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego lub osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego. Podmioty, które są właścicielami znaków towarowych, ale nie uzyskały ochrony dla swojego znaku towarowego i nie przysługuje im prawo pierwszeństwa – nie mają zatem możliwości wniesienia sprzeciwu.
TERMIN DO WNIESIENIA SPRZECIWU I PODSTAWY PRAWNE SPRZECIWU
Podmiot uprawniony, o którym mowa wyżej ma 3 miesiące na złożenie sprzeciwu od dnia ogłoszenia zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Co ważne, termin ten nie podlega przywróceniu. Urząd pobiera opłatę w kwocie 600 zł od zgłaszanego sprzeciwu oraz opłatę skarbową w kwocie 17 zł w przypadku, kiedy korzystamy z pełnomocnika.
Jakie podstawy sprzeciwu należy wykazać i co powinien sprzeciw zawierać? W pierwszej kolejności wskażmy nasze dane oraz naszego znaku towarowego, a następnie dane dokonanego zgłoszenia, które w naszej ocenie powinno zostać przez Urząd Patentowy oddalone. Kolejno przedstawmy Urzędowi argumenty za odmową rejestracji znaku zgłoszonego. Jakie to będą podstawy?
Przede wszystkim główną podstawą jest podobieństwo Twojego znaku ze znakiem przeciwnika. Może to dotyczyć podobieństwa grafiki czy elementów słownych, również przy uwzględnieniu podobieństwa na gruncie fonetycznym. Pamiętajmy też, że aby stwierdzić, że podobieństwo danego znaku towarowego należy również porównać wskazane dla obu znaków towary i usługi w zakresie klasyfikacji nicejskiej. Klasy mogą się różnić, o ile są nadal do siebie podobne. Wymóg podobieństwa klas towarowych i usługowych nie dotyczy znaku renomowanego. Nie będziemy mogli zastrzec znaku towarowego nawet w zupełnie innej klasie, jeśli znak ten będzie podobny do renomowanego znaku towarowego. Przykładem może być zgłoszenie oznaczenia Coca Cola dla usług turystycznych. Warto również zwrócić uwagę na charakter odróżniający znaku, którego dotyczy sprzeciw oraz znaku zgłoszonego. Znaki towarowe o niskim charakterze odróżniającym posiadają niższą ochronę, przez co niekiedy Urząd Patentowy wydaje decyzję oddalająca sprzeciw również z uwagi na tę przesłankę.
Głównym kryterium jest jednak niebezpieczeństwo wprowadzenia potencjalnego konsumenta w błąd i na tym kryterium powinniśmy się najbardziej skupić, gdyż nawet kwestia kanału dystrybucji brana jest pod uwagę przez Urząd. Jeśli dowiedziemy, że oba produkty nie mają szans spotkać się np. na tej samej półce to jest to podstawa do żądania oddalenia sprzeciwu drugiej strony. Podobieństwa obu znaków towarowych musi być zatem porównywane kompleksowo, a zakresem sprzeciwu powinny być objęte wszelkie przesłanki służące do wykazania zasadności sprzeciwu. Brak wykazania powyższego prowadzić będzie do tego, że sprzeciw może okazać się bezpodstawny.
UGODA W SPRAWIE REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO
W przypadku prawidłowego zgłoszenia sprzeciwu do rejestracji znaku towarowego (czyli w sytuacji, kiedy sprzeciw spełnia wymogi formalne), odpis sprzeciwu zostanie przesłany do zgłaszającego i w wyznaczonym przez Urząd stronom terminie 2 miesięcy mogą one podjąć negocjacje i zawrzeć ugodę w przedmiocie rejestracji. Warto wskazać, że niekiedy stronom udaje się dojść do porozumienia. Często zawierając ugodę, podmiot zgłaszający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wnoszącego sprzeciw pewnej kwoty w zamian za wycofanie sprzeciwu. Termin ten, na żądanie obu stron, może zostać przedłużony do 6 miesięcy.
ODPOWIEDŹ NA SPRZECIW WOBEC REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO
Złożenie sprzeciwu do rejestracji znaku towarowego otwiera tzw. postępowanie sprzeciwowe. Po bezskutecznym upłynięciu terminu do zawarcia ugody, Urząd Patentowy RP wyznacza zgłaszającemu 1 miesięczny termin do złożenia odpowiedzi na sprzeciw. Co warto podnieść w odpowiedzi? Przede wszystkim starajmy się udowodnić, że zgłoszony znak nie jest podobny do znaku drugiej strony. Jak wskazano wyżej, są wyznaczone konkretne podstawy, które brane są pod uwagę w ocenie podobieństwa obu znaków. Jako zgłaszający starajmy się zatem udowodnić, że wszystkie te podstawowe różnią się na tyle, żeby przeciętny konsument nie mógł pomylić znaków towarowych i tym samym, nie mógłby zostać wprowadzony w błąd.
Co również ważne, sprawdźmy czy podmiot zgłaszający sprzeciw do znaku towarowego w ogóle używa swojego znaku i czy używa go zgodnie z przeznaczeniem. Uprawniony z prawa do znaku towarowego powinien w ciągu 5 lat od zgłoszenia sprzeciwu wykazać, że rzeczywiście stale tego znaku używał. Co więcej, jako podmiot zgłaszający mamy prawo wezwania przeciwnika do udowodnienia używania znaku towarowego. Jest to tzw. zarzut nieużywania wcześniejszego znaku. Podstawowa zasada jest bowiem taka, że ochrona dla znaku towarowego powinna być udzielana dla znaków, które rzeczywiście będą używane w obrocie. W przeciwnym wypadku zgłoszenia mogłyby być składane do Urzędu masowo, jedynie w celu pozbycia się konkurencji czy próbie uzyskania korzyści za używanie znaku, co do którego nigdy nie mieliśmy intencji w zakresie jego używania. Następnie odpowiedź na sprzeciw jest przesyłana do strony zgłaszającej sprzeciw, aby mogła się jeszcze do niej odnieść i wówczas Urząd może wezwać do przedstawienia dodatkowych dowodów bądź wyjaśnień.
DECYZJA URZĘDU PATENTOWEGO I WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY
Urząd wydaje decyzje oddalającą sprzeciw bądź uznającą sprzeciw w całości lub w części za zasadny. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją możesz wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Sprawa jest rozpatrywana ponownie i urząd po jej rozpatrzeniu może utrzymać wydaną decyzję w mocy bądź uchylić ją w całości lub w części i w tym zakresie umorzyć postepowanie lub rozstrzygnąć co do istoty sprawy bądź umorzyć postępowanie. Pamiętaj, że strona przegrywająca postępowanie będzie również obarczona obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania drugiej stronie.
JAK ZGŁOSIĆ SPRZECIW PRZED URZĘDEM UNII EUROPEJSKIEJ
Znak towarowy możemy zgłosić również w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Zasady postępowanie sprzeciwowego w tym urzędzie są bardzo podobne. Sprzeciw można wnieść w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego i publikacji zgłoszenia w Biuletynie Znaków Towarowych EUIPO. Szerzej o możliwości i zasadach sprzeciwu przed EUIPO napiszemy w kolejnym artykule.
CZY MOŻNA SAMODZIELNIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC ZNAKU TOWAROWEGO?
Postępowanie sprzeciwowe jest postępowaniem sformalizowanym oraz opierającym się na konkretnych podstawach. Zgłoszenie nowego znaku towarowego zawsze wiąże się z ryzykiem odmowy udzielenia ochrony w przypadku wniesienia sprzeciwu oraz dowiedzenia racji przez stronę wnoszącą sprzeciw. Z tego względu zalecane jest powierzenie obrony przed sprzeciwem bądź przygotowanie i wniesienie swojego sprzeciwu do rejestracji przez profesjonalnego pełnomocnika jakim może być radca prawny, adwokat bądź rzecznik patentowy, niż przygotowanie go samodzielnie.
Na koniec zwracam również uwagę, że Urząd Patentowy RP nie zawiadamia o publikacji zgłoszenia znaku podobnego. Wnioski o udzielenie ochrony znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP napływają codziennie. Jeśli jesteśmy właścicielami już zarejestrowanego znaku towarowego to warto kilka razy w roku sprawdzać rejestry w poszukiwaniu nowych zgłoszeń, bądź powierzyć taką usługę doświadczonemu w tej materii prawnikowi.
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią: office@lawboxfirm.com.
r.pr. Ewelina Jasion
Przeczytaj także:
Jak zastrzec nazwę i logo firmy?
Klasyfikacja nicejska a rejestracja znaku towarowego
Klasyfikacja nicejska a rejestracja znaku towarowego
