Rejestracja czarno-białego znaku towarowego
Jako kancelaria prawna z dużym doświadczeniem w prawie własności intelektualnej, a co za tym idzie w rejestracji znaków towarowych często spotykamy się z zapytaniem o kolorystykę znaku graficznego lub słowno-graficznego. Otrzymujemy od klientów kilka wersji kolorystycznych jednego oznaczenia z zapytaniem czy wszystkie wersje powinny zostać oddzielnie zarejestrowane i chronione. Jak się okazuje na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku i wyglądu różnych wersji znaku.
Ochrona znaków towarowych w kolorze czarno-białym a praktyka urzędów
Problemy natury praktycznej, a przede wszystkim różna praktyka orzecznicza czy samych prawników zgłaszających znaki towarowe swoich klientów doprowadziła do tego, że krajowe urzędy patentowe, w tym nasz polski Urząd Patentowy RP wyszły naprzeciw tej istotnej luce w prawie publikując w 2014 roku oficjalny komunikat o wspólnej praktyce dotyczący zakresu ochrony znaków towarowych czarno-białych, który to komunikat został wydany w ramach Programu konwergencji koordynowanego przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Problemów najbardziej nastręczały pytania, czy znaki towarowe różniące się jedynie barwą należy uznać za identyczne. Na próżno szukać odpowiedzi na to pytanie wprost w przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej. I tak np. do 2014 roku rejestrując znak czarno-biały w niektórych krajach (m.in. w Polsce), uznawano również ochronę na wszystkie jego wersje kolorystyczne, a w innych krajach właściciel znaku uprawniony był tylko do wersji czarno-białej. Koniecznym stało się zatem wypracowanie wspólnej praktyki. Wytyczne urzędów skupiły się przede wszystkim harmonizacji rynku wewnętrznego i na określeniu identyczności zarejestrowanych znaków czarno-białych (bądź w skali szarości) oraz zarejestrowanych już znaków kolorowych w przypadkach takich jak pierwszeństwo, względne podstawy odmowy i rzeczywiste używanie.
Kwestia rejestracji identycznych znaków towarowych
Komunikat zawiera wytyczne w kilku kwestiach. Na pytanie, czy znak towarowy czarno-biały lub w skali szarości, dla którego zastrzegane jest pierwszeństwo, jest identyczny z tym samym znakiem w kolorze urzędy odpowiedziały przecząco, chyba, że różnice kolorystyczne są nieznaczne. Podobna sytuacja dotyczy znaków towarowych zgłoszonych w odcieniach szarości odniesieniu do identycznych znaków zgłoszonych w kolorze lub czarno-białych. Zmieniło to zupełnie dotychczasowe podejście niektórych jurysdykcji, jak chociażby Polska. Po tej dacie niektórzy przedsiębiorcy będą zmuszeni rozważyć złożenie nie jednego wniosku, a być może nawet kilku.
Używanie znaków kolorowych w przypadkach pierwszeństwa
W przypadku pierwszeństwa i względnych podstaw odmowy urzędy na pytanie czy wcześniejszy znak towarowy czarno-biały lub jest identyczny z tym samym znakiem w kolorze również odpowiedziały przecząco. Jest to o tyle istotne, że w niektórych krajach już przy zgłoszeniu znaku bierze się pod uwagę względne podstawy odmowy, czyli identyczność znaku do znaku towarowego wcześniej zarejestrowanego. Zmiana tej praktyki oznacza, że co do zasady konkurent zmieniający jedynie barwę naszego znaku będzie mógł liczyć na opublikowanie swojego znaku towarowego w biuletynie takich krajów, bowiem zmiana koloru pozbawia względnej podstawy odmowy.
Kwestia rzeczywistego używania
Najciekawszą kwestią było jednak ustalenie rzeczywistego używania znaku towarowego dla swoich usług czy towarów. Wspominaliśmy wielokrotnie na łamach naszego bloga, że właściciel znaku towarowego powinien wykazać, że go używa dla zarejestrowanych towarów lub usług. W sytuacji zatem, kiedy zarejestrował znak jedynie w wersji czarno-białej a używa go również (lub tylko) w wersji kolorystycznej to nie zmieni charakteru odróżniającego znaku towarowego, o ile:
a) elementy słowne/graficzne są zbieżne i stanowią główne elementy odróżniające;
b) zachowany jest kontrast odcieni;
c) kolor lub kombinacja kolorów same w sobie nie mają odróżniającego charakteru;
d) kolor nie należy do głównych czynników decydujących o ogólnym charakterze odróżniającym znaku.
Zasady te dotyczą również znaków towarowych zgłoszonych w odcieniach szarości. Co to oznacza? Otóż takie elementy jak grafika czy elementy słowne muszą pozostać te same i na nich głównie powinien skupiać się znak. Do tego, zmiana barwy nie powinna zmieniać kontrastu znaku, a kolor i jego kombinacja nie powinien mieć charakteru odróżniającego czy być jednym z głównych czynników decydującym o takim ogólnym charakterze (tak, jak wyżej wskazaliśmy- takimi elementami musi być element graficzny lub słowny). Jak widać zatem decyzja o zgłaszaniu znaku w kilku wersjach kolorystycznych (lub zgłoszeniu jedynie wersji czarno-białej lub w odcieniach szarości) musi być poprzedzona wnikliwą analizą samego znaku.
Podobieństwo znaków towarowych
Jak się niestety okazało, wspólne opracowanie wyjęło spod swojego zakresu nastręczającą najbardziej kwestię dotyczącą prawa do znaku towarowego, a mianowicie podobieństwa znaków czarno-białych do oznaczeń w kolorze, a tym samym kwestię naruszeń prawa ochronnego i podstawy do sprzeciwu czy unieważnienia znaku. Przy tego typu sprawach zastosowanie w dalszym ciągu znajdą ogólne zasady, czyli porównanie znaków towarowych w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, a przede wszystkim ustalenie, czy używanie późniejszego znaku towarowego mogłoby wprowadzić odbiorców w błąd co do używania tych samych towarów i usług oznaczonych znakiem. Kwestia bowiem odczucia i wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów jest kluczowa. Jeśli jednak kolor firmowego logo ma charakter odróżniający i decyduje o jego ogólnym charakterze, to zmiana barwy może być tutaj kluczowa i prowadzić do stosowania tego znaku w innej wersji kolorystycznej przez podmioty trzecie.
Masz wątpliwości co do zgłoszenia znaku towarowego w odniesieniu do zasad ochrony, prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta czy praw do znaku? Skontaktuj się z naszą kancelarią na adres office@lawboxfirm.com.
r.pr. Ewelina Jasion
