Zastrzeżenie i rejestracja znaku towarowego w pigułce - LawBox Firm

Zastrzeżenie i rejestracja znaku towarowego w pigułce

 In Aktualności

Jako kancelaria zgłosiliśmy i zarejestrowaliśmy do tej pory rzeszę znaków towarowych zarówno w Urzędzie Patentowym RP jak i na całym świecie. O tym, czym jest znak towarowy czy dlaczego rejestracja marki jest taka ważna już szerzej pisaliśmy na naszym blogu tutaj, a pokrótce o procedurze rejestracji znaku towarowego tutaj.

Dostając zapytania o możliwość zgłoszenia znaku towarowego w urzędzie spotykamy się najczęściej z zapytaniami o wybór jurysdykcji jak i błędnymi założeniami dotyczącymi tej kwestii. Czym się różni procedura krajowa od unijnej czy międzynarodowej? Jakie są ich plusy i minusy? Kiedy zdecydować się na procedurę krajową a kiedy warto uzyskać prawo ochronne i zastrzec znak towarowy poza granicami Polski?

Określenie terytorium zastrzeżenia znaku powinno być pierwszym pytaniem na jakie każdy przedsiębiorca zainteresowany rejestracją nazwy lub logo powinien odpowiedzieć. Poniżej przedstawiamy główne punkty, na które należy zwrócić uwagę w doborze jurysdykcji przy zastrzeżeniu nazwy lub logo Twojej firmy. Po zapoznaniu się z nimi będzie Ci z pewnością łatwiej podjąć decyzję.

Ochrona znaku towarowego a terytorium świadczenia dóbr i usług

Gdzie moje przedsiębiorstwo świadczy usługi?

Często spotykamy się z założeniem, że im szersza ochrona znaku tym lepiej. Jest to niestety mylne postrzeganie kwestii ochrony prawnej znaku towarowego. W większości urzędów patentowych na całym świecie wnioskodawca po uzyskaniu ochrony powinien móc wykazać, że używa ten znak towarowy przez kolejne 5 lat od jego zastrzeżenia, a w niektórych urzędach znak towarowy powinien być co do zasady używany jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia. Jakie są skutki braku spełnienia tego wymogu? Osoba trzecia w przeciągu 5 lat od rejestracji znaku towarowego ma prawo złożyć wniosek o jego unieważnienie, nawet jeśli nie wniosła wcześniej sprzeciwu w trakcie rejestracji znaku.

Powyższy wymóg udowodnienia używania znaku podyktowany jest ochroną praw rynku, gdzie nikt nie powinien bezpodstawnie ograniczać do niego dostępu. Skoro zatem nie prowadzisz działalności gospodarczej np. w USA, to nie ma sensu zastrzegać tam znaku towarowego, gdyż narażasz się na ryzyko jego unieważnienia. Znak towarowy powinien uzyskać ochronę zatem na terytorium, gdzie rzeczywiście występują towary i usługi nim sygnowane.

Jak zarejestrować znak na terenie Unii Europejskiej

Przy kwestii terytorialności znaku towarowego często pojawia się pytanie o procedurę unijną. Czy w takim razie aby zastrzec znak towarowy unijny powinniśmy używać tego znaku na terenie całej Unii Europejskiej? Wydawałoby się to logiczne, jednak w praktyce byłoby to trudne do wykazania. Odpowiedź na szczęście brzmi: nie. W przypadku zgłoszenia unijnego kwestia terytorialności wygląda nieco inaczej i nie powinniśmy brać pod uwagę terytoriów pod względem politycznym, ale pod względem danego rynku europejskiego. Jeśli oferujemy nasze produkty/usługi nawet tylko w jednym kraju członkowskim, ale na znaczącym rynku czy też zaledwie w kilku krajach Unii Europejskiej to będziemy w stanie udowodnić używanie znaku towarowego zgodnie ze standardami wprowadzonymi przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Czy można zastrzec znak podobny

Rejestr znaków towarowych, podobieństwo

Przed każdą rejestracją znaku towarowego należy dokładnie sprawdzić rejestry pod kątem podobieństwa znaków towarowych już zarejestrowanych. Wniosek o zastrzeżenie znaku podobnego do znaków wcześniej zarejestrowanych może zostać odrzucony jeszcze na etapie jego rozpatrywania lub na etapie okresu sprzeciwowego, co dokładnie wyjaśnimy niżej.

Przy procedurze unijnej pojawia się zatem bardzo ważne pytanie: co jeśli mój znak towarowy jest podobny do uprzednio zarejestrowanego znaku towarowego tylko w jednym kraju UE? Jeśli właściciel tego znaku wniesie sprzeciw do Twojego wniosku to niestety nie będziesz w stanie uzyskać prawa ochronnego w żadnym państwie Unii Europejskiej w ramach tego wniosku. Nie ma możliwości wyłączenia tylko jednego państwa, stąd też zgłoszenie unijne znaku towarowego powinno być poprzedzone dokładną analizą ryzyka. W przypadku odmowy rejestracji znaku towarowego pozostaje Ci konwersja wniosku na procedury krajowe bądź też w określonych przypadkach możliwość rejestracji znaku towarowego w ramach procedury międzynarodowej.

Przesłanki względne rejestracji znaku towarowego

Na co Urząd Patentowy zwraca uwagę i jak wygląda procedura rejestracji

Dokonując wyboru jurysdykcji dla swojego znaku towarowego należy również mieć na uwadze sposób, w jaki sposób działają urzędy w danym państwie, a przede wszystkim to, czy przy rozpatrywaniu wniosku biorą pod uwagę przesłanki względne czy jedynie bezwzględne rejestracji znaku. Chodzi tutaj przede wszystkim o badanie, czy występują już podobne lub nawet identyczne znaki towarowe na rynku. I tak Urząd Patentowy RP czy EUIPO informują jedynie o występujących w rejestrze podobnych znakach towarowych. Jeśli mimo podobieństw zdecydujesz się na złożeniu wniosku to zgłoszenie zostanie opublikowane i dopiero na etapie okresu do złożenia sprzeciwu, właściciel podobnego znaku już zarejestrowanego, może próbować uniemożliwić zastrzeżenie Twojego znaku towarowego. W efekcie wiele podmiotów uzyskuje prawa do znaku, nawet kiedy rzeczywiście są już zarejestrowane podobne oznaczenia. Nie każdy właściciel znaku towarowego monitoruje rejestry znaków towarowych i warto mieć to na uwadze, gdyż w przypadku braku sprzeciwów znak towarowy zostanie zastrzeżony.

Są jednak takie urzędy jak np. urzędy patentowe w Portugalii, Szwecji czy Rosji, gdzie Urząd już na etapie wstępnego rozpatrywania wniosku może odmówić udzielenia ochrony z uwagi na podobieństwo do wcześniejszego znaku, zatem bierze pod uwagę nie tylko przesłanki bezwzględne, ale i względne. Zostaje nam wtedy próba przekonania urzędu, że znaki wcale nie są do siebie podobne (co nie zawsze jest łatwe), bądź dojście do porozumienia z właścicielem znaku identycznego lub podobnego, co z kolei może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Wybór towarów i usług

Klasyfikacja nicejska, rejestracja znaku a oferowane towary i usługi

Przy wyborze klas zgodnie z klasyfikacją nicejską, które należy podać w zgłoszeniu z reguły zalecamy klientom pewnego rodzaju wstrzemięźliwość tj. wskazanie tylko tych klas towarowych i usługowych, w których dany znak towarowy rzeczywiście jest używany. Jeśli więc znak towarowy ma znaleźć się tylko na opakowaniach płatków zbożowych to nie należy go zgłaszać np. dla mleka czy innej żywności, nawet jeśli Twoje przedsiębiorstwo również je oferuje. Pamiętaj, że znak towarowy powinien być ściśle przypisany do tego, co reprezentuje. Brak używania go nie tylko na danym terytorium, ale również w zawnioskowanych klasach jest przesłanką do jego unieważnienia.

Nie musisz samodzielnie przeszukiwać klasyfikacji nicejskiej w poszukiwaniu odpowiednich towarów i usług. Wystarczy, że opiszesz nam na jakich produktach, czy jakie usługi ma sygnować znak, a my przygotujemy odpowiednio wniosek celem rejestracji znaku towarowego.

Charakter odróżniający przy zgłoszeniu znaku towarowego

Nazwa firmy, logo a przesłanka bezwzględna rejestracji znaku

Nie będziemy ukrywać, że jest to przesłanka bezwzględna rejestracji, która najczęściej spędza wielu przedsiębiorcom sen z powiek, ponieważ jest ona bardzo subiektywna, a brak charakteru odróżniającego powoduje odmowę udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. I tak jeden z pracowników urzędu patentowego może uznać, że Twój znak jest wystarczająco odróżniający, a inny z kolei uzna, że niestety nie. Z reguły brak charakteru odróżniającego przypisywany jest najczęściej do zgłoszeń znaków słownych (np. nazwa firmy), które nie powinny opisywać konkretnej usługi czy produktu (a często to robią). I tak np. urząd najpewniej odmówi rejestracji oznaczenia “Jabłka i soki” wnioskowanego dla sklepu oferującego owoce i soki. Jeśli jednak ten sam znak zostałby zgłoszony np. dla sklepu odzieżowego to najpewniej zostałby zarejestrowany. Przy znakach słowno-graficznych “uratować” zgłoszenie może grafika, o ile oczywiście jest ciekawa i złożona. Prosta, ledwo widoczna grafika niestety nie doda charakteru odróżniającego i logo Twojej marki nie będzie chronione.

Z zasady staramy się podpowiadać naszym klientom bazując na wiedzy i doświadczeniu zebranym w trakcie naszej pracy również co do wyglądu znaku jeśli zauważymy, że może on powodować problemy na etapie rejestracji w urzędzie patentowym.

Koszt rejestracji znaku towarowego

Opłaty urzędowe, wysokość opłat

Procedura krajowa a unijna

Zgłoszenie znaku w urzędzie patentowym w ramach procedury krajowej jest z pewnością tańsze niż procedura unijna czy międzynarodowa. Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce łącznie z opłatą urzędową za pierwszy okres ochrony waha się pomiędzy 1000-2000 zł. Mając jednak na uwadze, że w procedurze unijnej mamy szansę uzyskać ochronę w aż 27 krajach to wysokość opłaty za zgłoszenie znaku towarowego w wysokości 850 EUR (kwota bazowa uwzględniającą jedną klasę towarów lub usług) wcale nie wydaje się tak wysoka.

Procedura międzynarodowa

Najdroższą procedurą jest oczywiście procedura międzynarodowa, gdzie opłaty przelicza się we frankach szwajcarskich. Na łączną kwotę składa się opłata składana do właściwego urzędu, gdzie znak został już zarejestrowany oraz opłaty dla każdego z krajów zawnioskowanych. Procedura międzynarodowa to zatem dobry pomysł dla większych przedsiębiorców, którzy swój znak towarowy mają już zarejestrowany w innym państwie lub na terenie Unii Europejskiej.

Zgłoszenie znaku towarowego w urzędzie patentowym

Objęcie znaku ochroną krajową i unijną, wymogi stawiane przez urzędy

Procedury krajowe w wielu państwach nie są zbyt skomplikowane. Np. w Polsce, w Portugalii, Francji czy na Malcie mamy możliwość wniesienie wniosku o udzielenie ochrony o przez Internet. Są jednak kraje, gdzie ta procedura jest bardziej skomplikowana i może wymagać pomocy lokalnego prawnika jak np. w USA.

Procedura unijna jest o tyle szybka, że pozwala nam jednym wnioskiem zastrzec znak na całym terytorium UE (dotyczy to również przyszłych państw członkowskich). Minusy? Wyższa opłata i ryzyko odrzucenia wniosku w przypadku podobnego lub identycznego znaku chociażby w jednym państwie członkowskim.

Wymagania WIPO, uprzednia rejestracja marki

Warunkiem procedury międzynarodowej prowadzonej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) jest uprzednia rejestracja znaku towarowego w jednym z urzędów państw konwencji. Wysoki koszt rejestracji rekompensuje jednak możliwość udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jednym wnioskiem w ok. 190 państwach na świecie. Procedurę międzynarodową proponujemy również w przypadkach, kiedy znak nie może zostać zarejestrowany w UE np. z uwagi na podobieństwo do znaku zgłoszonego w jednym czy w kilku krajach członkowskich. Dzięki temu możemy pominąć te kraje i zawnioskować o rejestrację w pozostałych.

Jak wskazaliśmy powyżej są jurysdykcje, w których nie zastrzeżesz znaku bez pomocy lokalnego prawnika. W Polsce profesjonalnym pełnomocnikiem, który może za Ciebie dokonać zgłoszenia znaku jest radca prawny, adwokat czy rzecznik patentowy. W wyborze pełnomocnika stawiaj zawsze na osoby, które posiadają doświadczenie w prawie własności przemysłowej. W rejestracji znaków towarowych na całym świecie posiadamy wieloletnie doświadczenie i z pewnością pomożemy Ci przejść przez proces rejestracji i doradzimy, która z jurysdykcji będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

r.pr. Ewelina Jasion

Przeczytaj także:

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę

Obsługa prawna inwestycji

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

likwidacja spółki komandytowej