Zastrzeżenie i rejestracja znaku towarowego w pigułce
Jako kancelaria zgłosiliśmy i zarejestrowaliśmy do tej pory rzeszę znaków towarowych zarówno w Urzędzie Patentowym RP jak i na całym świecie. O tym, czym jest znak towarowy, jak wygląda rejestracja czy dlaczego rejestracja marki czy logo firmy jest taka ważna już szerzej pisaliśmy na naszym blogu tutaj, a pokrótce o tym jak dokonać zgłoszenia tutaj.
Dostając zapytania o możliwość zgłoszenia danego znaku towarowego w urzędzie spotykamy się najczęściej z zapytaniami o wybór jurysdykcji dla znaku towarowego jak i błędnymi założeniami dotyczącymi tej kwestii. Czym się różni zgłoszenie krajowe od unijnego czy międzynarodowego? Jakie są ich plusy i minusy? Kiedy zdecydować się na zgłoszenie krajowe, a kiedy warto uzyskać prawo ochronne i zastrzec znak towarowy poza granicami Polski? Jak ważna jest data zgłoszenia?
Określenie terytorium zastrzeżenia znaku powinno być pierwszym pytaniem na jakie każdy przedsiębiorca zainteresowany ochroną nazwy lub logo powinien odpowiedzieć. Poniżej przedstawiamy główne punkty, na które należy zwrócić uwagę w doborze jurysdykcji przy zastrzeżeniu nazwy lub logo Twojej firmy. Po zapoznaniu się z nimi będzie Ci z pewnością łatwiej podjąć decyzję, a Twój znak towarowy będzie miał większe szanse na uzyskanie świadectwa ochronnego.
Ochrona znaku towarowego a terytorium świadczenia dóbr i usług
Gdzie moje przedsiębiorstwo świadczy usługi?
Często spotykamy się z założeniem, że im szersza ochrona znaku tym lepiej. Jest to niestety mylne postrzeganie kwestii ochrony prawnej znaku towarowego. W większości urzędów patentowych na całym świecie wnioskodawca po uzyskaniu ochrony powinien móc wykazać, że używa ten znak towarowy przez kolejne 5 lat od jego zastrzeżenia, a w niektórych urzędach znak towarowy powinien być co do zasady używany jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia. Jakie są skutki braku spełnienia tego wymogu? Osoba trzecia w przeciągu 5 lat od zastrzeżenia znaku ma prawo złożyć wniosek o jego unieważnienie, nawet jeśli nie wniosła wcześniej sprzeciwu w trakcie rejestracji znaku.
Powyższy wymóg udowodnienia używania znaku podyktowany jest ochroną praw rynku, gdzie nikt nie powinien bezpodstawnie ograniczać do niego dostępu. Skoro zatem nie prowadzisz działalności gospodarczej np. w USA, to nie ma sensu zastrzegać tam znaku towarowego, gdyż narażasz się na ryzyko jego unieważnienia. Znak towarowy powinien uzyskać ochronę zatem na terytorium, gdzie rzeczywiście występują towary i usługi nim sygnowane.
Jak zarejestrować znak na terenie Unii Europejskiej
Przy kwestii terytorialności znaku towarowego często pojawia się pytanie o zgłoszenie unijne. Czy w takim razie aby zastrzec znak towarowy unijny powinniśmy używać tego znaku na terenie całej Unii Europejskiej? Wydawałoby się to logiczne, jednak w praktyce byłoby to trudne do wykazania. Odpowiedź na szczęście brzmi: nie. W przypadku zgłoszenia unijnego kwestia terytorialności wygląda nieco inaczej i nie powinniśmy brać pod uwagę terytoriów pod względem politycznym, ale pod względem danego rynku europejskiego. Jeśli oferujemy nasze produkty/usługi nawet tylko w jednym kraju członkowskim, ale na znaczącym rynku czy też zaledwie w kilku krajach Unii Europejskiej to będziemy w stanie udowodnić używanie znaku towarowego zgodnie ze standardami wprowadzonymi przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Czy można zastrzec znak podobny?
Rejestr znaków towarowych, podobieństwo
Przed każdym zgłoszeniem należy dokładnie sprawdzić rejestry pod kątem podobieństwa znaków towarowych już zarejestrowanych. Wniosek o zastrzeżenie znaku podobnego do znaków wcześniej zarejestrowanych może zostać odrzucony jeszcze na etapie jego rozpatrywania lub na etapie okresu sprzeciwowego, co dokładnie wyjaśnimy niżej.
Przy rejestracji unijnej pojawia się zatem bardzo ważne pytanie: co jeśli mój znak towarowy jest podobny do uprzednio zarejestrowanego znaku towarowego tylko w jednym kraju UE? Jeśli właściciel tego znaku wniesie sprzeciw do Twojego wniosku to niestety nie będziesz w stanie uzyskać prawa ochronnego na znak w żadnym państwie Unii Europejskiej w ramach tego wniosku. Nie ma możliwości wyłączenia tylko jednego państwa, stąd też zgłoszenie unijne znaku towarowego powinno być poprzedzone dokładną analizą ryzyka. W przypadku odmowy rejestracji znaku towarowego pozostaje Ci konwersja wniosku na zgłoszenia krajowe bądź też w określonych przypadkach możliwość złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego w ramach rejestracji międzynarodowej.
Przesłanki względne rejestracji znaku towarowego
Na co Urząd Patentowy zwraca uwagę i jak wygląda procedura rejestracji zgłoszenia
Dokonując wyboru jurysdykcji dla zarejestrowania swojego znaku towarowego należy również mieć na uwadze sposób, w jaki sposób działają urzędy w danym państwie, a przede wszystkim to, czy przy rozpatrywaniu wniosku biorą pod uwagę przesłanki względne czy jedynie bezwzględne rejestracji znaku. Chodzi tutaj przede wszystkim o badanie, czy występują już podobne lub nawet identyczne znaki towarowe na rynku. I tak Urząd Patentowy RP czy EUIPO informują jedynie o występujących podobnych znakach towarowych dla tych samych lub podobnych wykazach towarów lub usług. Jeśli mimo podobieństw zdecydujesz się na złożeniu wniosku to Twoje zgłoszenie zostanie opublikowane i dopiero na etapie okresu do złożenia sprzeciwu, właściciel podobnego znaku towarowego (chronionego), może próbować uniemożliwić zastrzeżenie Twojego znaku towarowego. W efekcie wiele podmiotów uzyskuje prawa do znaku, nawet kiedy rzeczywiście są już zarejestrowane podobne oznaczenia. Nie każdy właściciel znaku towarowego monitoruje sytuację w biuletynach urzędów patentowych i warto mieć to na uwadze, gdyż w przypadku braku sprzeciwów znak towarowy zostanie zastrzeżony.
Są jednak takie urzędy jak np. urzędy patentowe w Portugalii, Szwecji czy Rosji, gdzie Urząd już na etapie wstępnego rozpatrywania wniosku może odmówić udzielenia ochrony z uwagi na podobieństwo do wcześniejszego znaku, zatem bierze pod uwagę nie tylko przesłanki bezwzględne, ale i względne. Zostaje nam wtedy próba przekonania urzędu, że w takim przypadku znaki wcale nie są do siebie podobne (co nie zawsze jest łatwe), bądź dojście do porozumienia z właścicielem znaku identycznego lub podobnego, co z kolei może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
Wybór towarów i usług
Klasyfikacja nicejska, rejestracja znaku a oferowane towary i usługi
Przy wyborze klas zgodnie z klasyfikacją nicejską, które należy podać w zgłoszeniu z reguły zalecamy klientom pewnego rodzaju wstrzemięźliwość tj. wskazanie tylko tych klas towarowych i usługowych, w których dany znak towarowy rzeczywiście jest używany. Jeśli więc znak towarowy ma znaleźć się tylko na opakowaniach płatków zbożowych to nie należy go zgłaszać np. dla mleka czy innej żywności, nawet jeśli Twoje przedsiębiorstwo również je oferuje. Pamiętaj, że znak towarowy powinien być ściśle przypisany do tego, co reprezentuje. Brak używania go nie tylko na danym terytorium, ale również w zawnioskowanych klasach jest przesłanką do jego unieważnienia.
Nie musisz samodzielnie przeszukiwać klasyfikacji nicejskiej w poszukiwaniu odpowiednich towarów i usług. Wystarczy, że opiszesz nam na jakich produktach, czy jakie usługi ma sygnować znak, a my przygotujemy odpowiednio wniosek celem rejestracji znaku towarowego.
Charakter odróżniający przy zgłoszeniu znaku towarowego
Nazwa firmy, logo a przesłanka bezwzględna rejestracji znaku
Nie będziemy ukrywać, że jest to przesłanka bezwzględna rejestracji, która najczęściej spędza wielu przedsiębiorcom sen z powiek, ponieważ jest ona bardzo subiektywna, a brak charakteru odróżniającego powoduje odmowę udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. I tak jeden z pracowników urzędu patentowego może uznać, że Twój znak jest wystarczająco odróżniający, a inny z kolei uzna, że niestety nie. Z reguły brak charakteru odróżniającego przypisywany jest najczęściej do zgłoszeń znaków słownych (np. nazwa firmy), które nie powinny opisywać konkretnej usługi czy produktu (a często to robią). I tak np. urząd najpewniej odmówi rejestracji oznaczenia „Jabłka i soki” wnioskowanego dla sklepu oferującego owoce i soki. Jeśli jednak ten sam znak zostałby zgłoszony np. dla sklepu odzieżowego to najpewniej zostałby zarejestrowany. Przy znakach słowno-graficznych „uratować” zgłoszenie może grafika, o ile oczywiście jest ciekawa i złożona. Prosta, ledwo widoczna grafika niestety nie doda charakteru odróżniającego i logo Twojej marki nie będzie chronione.
Z zasady staramy się podpowiadać naszym klientom bazując na wiedzy i doświadczeniu zebranym w trakcie naszej pracy również co do wyglądu znaku jeśli zauważymy, że może on powodować problemy na etapie rejestracji w urzędzie patentowym.
Koszt rejestracji znaku towarowego
Opłaty urzędowe, wysokość opłat
Znak towarowy krajowy a unijny
Zgłoszenie znaku w urzędzie patentowym w ramach procedury krajowej jest z pewnością tańsze niż procedura unijna czy międzynarodowa. Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce łącznie z opłatą urzędową za pierwszy okres ochrony waha się pomiędzy 1000-2000 zł. Mając jednak na uwadze, że w procedurze unijnej mamy szansę uzyskać ochronę w aż 27 krajach to wysokość opłaty za zgłoszenie znaku towarowego w wysokości 850 EUR (kwota bazowa uwzględniającą jedną klasę towarów lub usług) wcale nie wydaje się tak wysoka.
Znak towarowy międzynarodowy
Najdroższą możliwością jest oczywiście procedura międzynarodowa, gdzie opłaty przelicza się we frankach szwajcarskich. Na łączną kwotę składa się opłata składana do właściwego urzędu, gdzie znak został już zarejestrowany oraz opłaty dla każdego z krajów zawnioskowanych. Jest to zatem dobry pomysł dla większych przedsiębiorców, którzy swój znak towarowy mają już zarejestrowany w innym państwie lub na terenie Unii Europejskiej.
Zgłoszenie znaku towarowego w urzędzie patentowym
Objęcie znaku ochroną krajową i unijną, wymogi stawiane przez urzędy
Procedury krajowe w wielu państwach nie są zbyt skomplikowane. Np. w Polsce, w Portugalii, Francji czy na Malcie mamy możliwość wniesienie wniosku o udzielenie ochrony o przez Internet. Są jednak kraje, gdzie ta procedura jest bardziej skomplikowana i może wymagać pomocy lokalnego prawnika jak np. w USA.
Procedura unijna jest o tyle szybka, że pozwala nam jednym wnioskiem zastrzec znak na całym terytorium UE (dotyczy to również przyszłych państw członkowskich). Minusy? Wyższa opłata i ryzyko odrzucenia wniosku w przypadku podobnego lub identycznego znaku chociażby w jednym państwie członkowskim.
Wymagania WIPO, uprzednia rejestracja marki
Warunkiem procedury międzynarodowej prowadzonej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) jest uprzednie uzyskanie prawa w jednym z urzędów państw konwencji. Wysoki koszt wniosku rekompensuje jednak możliwość udzielenia prawa na znak towarowy jednym wnioskiem w ok. 190 państwach na świecie. Procedurę międzynarodową proponujemy również w przypadkach, kiedy znak nie może zostać zarejestrowany w UE np. z uwagi na podobieństwo do znaku zgłoszonego w jednym czy w kilku krajach członkowskich. Dzięki temu możemy pominąć te kraje i zawnioskować o rejestrację w pozostałych.
Jak wskazaliśmy powyżej są jurysdykcje, w których nie zastrzeżesz znaku bez pomocy lokalnego prawnika. W Polsce profesjonalnym pełnomocnikiem, który może za Ciebie dokonać zgłoszenia jest radca prawny, adwokat czy rzecznik patentowy. W wyborze pełnomocnika stawiaj zawsze na osoby, które posiadają doświadczenie w prawie własności przemysłowej. W rejestracji znaków towarowych na całym świecie posiadamy wieloletnie doświadczenie i z pewnością pomożemy Ci przejść przez ten proces i doradzimy, która z jurysdykcji będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.
Rejestracja znaku towarowego w pytaniach i odpowiedziach
>Co to jest znak towarowy?
Znak towarowy to każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Są różne formy znaku towarowego, w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Najczęściej zgłaszanymi znakami są znaki słowne, znaki towarowe słowno-graficzne oraz graficzne.
>Kto może zarejestrować znak towarowy?
Każdy może dokonać zgłoszenia znaku towarowego w urzędzie patentowym i uzyskać ochronę znaku poprzez udzielenia prawa ochronnego. Może to być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, o ile jest właścicielem znaku towarowego. W przypadku zgłoszenia znaku przed kilku właścicieli może być zgłoszony jako wspólny znak towarowy i każdemu z właścicieli będzie przysługiwało prawo do znaku. W takim przypadku warto dołączyć do zgłoszenia regulamin znaku towarowego.
>Czy znak towarowy musi być związany z konkretnym produktem lub usługą?
Tak, przy zgłaszaniu znaku towarowego należy wskazać w formularzu wysyłanym do Urzędu Patentowego RP (lub innym urzędzie patentowym na szczeblu krajowym lub wspólnotowym) towary i/lub usługi zgodnie z klasyfikacją nicejską, jakie znak towarowy ma chronić.
>Czym różni się znak towarowy od patentu lub prawa autorskiego?
Znak towarowy jest oznaczeniem, którym może posługiwać się przedsiębiorstwo i może być utworem zgodnie z prawem autorskim. Znak towarowy często pojawia się na towarach lub reklamuje konkretne usługi. Patent udzielany jest z kolei na wynalazek, czyli chroni funkcje techniczne konkretnego przedmiotu.
>Czy znak towarowy może być zarejestrowany w wielu krajach jednocześnie?
Tak, istnieją urzędy wspólnotowe jak np. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w którym w trakcie jednej procedury Twój znak towarowy można zarejestrować od razu we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Nic nie stoi na przeszkodzie jednak, żeby zastrzec znak towarowy i zgłosić znak osobno w tylu krajach, ile chcemy.
>Jakie są korzyści z rejestracji znaku towarowego?
Dzięki rejestracji znaku towarowego otrzymujemy specjalną ochronę, dzięki której możemy zakazać innemu przedsiębiorcy używania znaku identycznego lub podobnego znaku towarowego dla tych samych lub podobnych towarów i usług. Nazwa czy logo firmy otrzymuje zatem prawo ochronne na gruncie prawa własności przemysłowej. Mamy również prawo zgłoszenia sprzeciwu do rejestracji znaku towarowego, który jest identyczny lub podobny do naszego.
>Jakie są wymagania, aby uzyskać rejestrację znaku towarowego?
Znak towarowy musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze, być zgłoszony w dobrej wierze oraz nie być znakiem opisowym (posiadać element fantazyjny). Znak towarowy powinien również nie być identyczny bądź podobny do innych już zarejestrowanych znaków towarowych, chociaż urząd patentowy nie wyklucza możliwości przyjęcia zgłoszenia w takim wypadku. Jeśli jednak właściciel konkurencyjnego znaku zgłosi sprzeciw, wtedy nasza rejestracja będzie zagrożona.
>Jakie informacje należy podać w wniosku o rejestrację znaku towarowego?
W formularzu należy podać przede wszystkim dane zgłaszającego, przedstawienie swojego znaku towarowego oraz wykaz towarów i usług zgodnie z klasyfikacją nicejską, jakie znak ma sygnować.
>Jakie są koszty związane z rejestracją znaku towarowego?
Koszty rejestracji prawa ochronnego na znak towarowy zależą od wybranego urzędu oraz ilości wybranych klas towarowo-usługowych. Rejestracja znaku towarowego w Polsce podlega opłacie za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej w formie elektronicznej w kwocie 400 zł, a każda kolejna klasa +120 zł. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu prawa należy zapłacić jeszcze opłatę za pierwszy okres ochronny, która wynosi 400 zł za każdą zgłoszoną klasę oraz 90 zł za publikację znaku towarowego w biuletynie Urzędu Patentowego RP. Rejestracja znaku towarowego UE to z kolei koszt 850 EUR za zgłoszenie w jednej klasie, 50 EUR za drugą klasę a każda następna klasa to dodatkowe 150 EUR. Są to już kwoty uwzględniające 10 letni okres ochrony. Dodatkowo należy doliczyć koszty kancelarii, jeśli zdecydujemy się na profesjonalnego pełnomocnika, a może być nim radca prawny, adwokat lub rzecznik patentowy.
>Jak długo trwa proces rejestracji znaku towarowego?
W szybszym trybie procedura rejestracji znaku towarowego w Polsce trwa do 6 miesięcy, w zwykłym trybie do 12 miesięcy. Dużo zależy również od tego, czy zostanie zgłoszony sprzeciw do rejestracji, wtedy postępowanie może wydłużyć się o kolejne kilka miesięcy zanim urząd wyda decyzję.
> Jakie są ryzyka związane z brakiem rejestracji znaku towarowego?
Każdy przedsiębiorca posługujący się identycznym bądź podobnym znakiem towarowym, który został zarejestrowany może żądać zaprzestania posługiwania się Państwa znakiem oraz wnieść sprawę do sądu o odszkodowanie.
> Czy można odwołać się od decyzji o odrzuceniu wniosku o rejestrację znaku towarowego?
Od decyzji Urzędu Patentowego, jak również od postanowień wydawanych na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Termin na złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją to 2 miesiące, a w przypadku sprawy zakończonej postanowieniem termin wynosi 1 miesiąc licząc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia. W takim razie odmowa Urzędu Patentowego może być zaskarżona.
>Czy można dokonać zmian w zarejestrowanym znaku towarowym?
W przedstawieniu znaku nie można dokonywać zmian po rejestracji, ani nawet po zgłoszeniu. Można dokonać zmiany jedynie danych właściciela znaku na podstawie odpowiedniej umowy.
>Czy można przeprowadzić postępowanie w sprawie naruszenia znaku towarowego?
Oczywiście, właściwymi sądami w sprawie naruszeń znaków towarowych są wyspecjalizowane wydziały Własności Intelektualnej przy Sądach Okręgowych.
>Jak długo ważna jest rejestracja znaku towarowego i jak można ją przedłużyć?
Ochrona trwa 10 lat i może być przedłużana o kolejne 10 lat za odpowiednią opłatą.
r.pr. Ewelina Jasion
Przeczytaj także:
Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę
Symbol TM, SM a znaczek ® i © , czyli o symbolach znaków towarowych
Klasyfikacja nicejska a rejestracja znaku towarowego
